摘 要： 說明書的背景技術部分應當寫明對發明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術，并且盡可能引證反映這些背景技術的問題。但當前對于說明書中引證文件的撰寫方式還存在諸多問題。本文通過一個實際案例，分析了“背景技術”中引證文件是否符合《專利審查指南》（2010 版）相關規定的問題，以幫助大家更好地理解關于引證文件的審查實踐。

關鍵詞： 外國專利文件 引證文件 充分公開

一、引 言

說明書在專利申請文件中占有相當重要的地位，不僅對界定保護范圍的權利要求提供支持，還要對申請的發明或實用新型本身作充分的說明，使所屬技術領域的技術人員能夠理解、實施該發明或實用新型。專利申請說明書中經常會遇到引證文件的撰寫方式。由于能夠突出發明重點、節約篇幅，采用引證文件的撰寫方式受到很多申請人的青睞。

對于引證文件的撰寫方式，《專利法實施細則》第17 條、《專利審查指南》（2010 版）作出了較為詳細的規定?！秾＠麑彶橹改稀罚?010 版）第二部分第二章第2.2.3 節規定，說明書背景技術部分應當盡可能引證反映背景技術的文件，引證文件可以是專利文件，也可以是非專利文件，但是應當是公開出版物，對于非專利文件和外國專利文件，其公開日應當在該申請的申請日之前，所引證的中國專利文件的公開日不能晚于該申請的公開日。此外，引證文件還應當滿足一定的條件，諸如引證外國專利或非專利文件的，應當以所引證文件公開或發表時的原文所使用的文字寫明引證文件的出處以及相關信息，必要時給出中文譯文。如果引證文件滿足要求，則認為該申請的說明書中記載了所引證文件中的內容。因而，合適的引證文件對于理解說明書是否充分公開，優先權是否成立，作出專利性的判斷發揮著非常重要的作用。

雖然《專利審查指南》（2010 版）對于符合引證文件的條件進行了一般性的規定，但是對于可能出現的一些特殊情況的引證沒有明確的規定。諸如PCT 專利申請和同族申請的引證問題，引證PCT 申請且進入中國的，是否應當視為引證該PCT 申請對應的中國專利申請，引證中國專利申請的外國同族申請的，是否應當視為引證與該外國申請同族的中國專利申請，之前也有文章[1]進行了相關的探討。在上述提到的兩種情形之外，在實踐中我們還注意到另外一種情形的案例。在該案例中，該申請引證了美國臨時申請，而且申請人以該美國臨時申請為優先權申請了PCT 申請，且該PCT 申請進入了中國。以下結合該案例，分析當前審查實踐中對于此類引證文件的一些觀點。

二、案例與分析

該案例要求保護一種用于施用至癌癥患者以強化DNA 損傷劑的CHK1 抑制劑，權利要求1 中限定了所述CHK1 抑制劑是幾種具體的化合物：（ （R）-N-（4-（3- 氨基哌啶-1- 基）-5- 溴-1H- 吡咯并［2，3-b］吡啶-3- 基）煙堿- 酰胺（化合物1），以及具體的化合物2~7。對于這些具體的CHK1 抑制劑，該申請通過引證美國臨時專利申請的方式公開化合物的確認和制備。

在審查過程中，審查員認為由于引證的美國臨時專利申請的最早公開文件的公開日晚于該申請優先權日，因而記載的上述化合物在該申請優先權日之前不能獲得并確認其結構和活性，其也不是現有技術中已知的化合物，而對于新化合物，《專利審查指南》（2010版）第二部分第十章第3.1 節進一步規定，化合物的充分公開應當在說明書中記載化合物的確認、化合物的制備以及化合物的用途和/ 或使用效果。審查員認為該申請說明書給出了化合物抑制腫瘤生長的活性數據，但是并未記載化合物的物理、化學性能參數及其制備方法，也未記載化合物的用途，而且化合物不是現有技術已知的化合物，因而本領域技術人員根據說明書的記載和現有技術不能確認并制備得到化合物，進一步不能應用于實施該申請的技術方案、解決其技術問題并產生預期的技術效果。

在該申請中，引用的美國臨時專利申請對于該申請充分公開來說是必不可少的內容，但是該外國專利申請文件的公開日晚于該申請的優先權日，因此審查員在審查意見中認為這種引證是無效的。申請人如果放棄優先權，有可能產生新的對比文件及由此很可能帶來新穎性和/ 或創造性的問題，此種情況下對合適的引證文件的判斷就有可能決定該申請是否能被授權。

確如駁回決定所述，該申請說明書沒有直接記載上述化合物的制備、確認和理化參數的內容，但該申請說明書在第6 段記載了：美國臨時專利申請描述了下列化合物，包括（R）-N-（4-（3- 氨基哌啶-1-基）-5- 溴-1H- 吡咯并［2，3-b］吡啶-3- 基）煙堿-酰胺（下文“化合物1”） … （下文“化合物7”）?；衔?~7（統稱為“926 CHK1 抑制劑”）是CHK1抑制劑。因此，在此情況下，判斷該申請說明書是否公開了上述化合物的確認和制備的步驟的關鍵在于：本領域技術人員在看到該申請說明書記載的技術方案時，能否確認和制備這些化合物。

臨時申請文件本身未在該申請優先權日（2009年4 月11 日）之前公開。根據《專利審查指南》（2010 版）第二部分第二章第2.2.3 節的規定，說明書所引證的外國專利文件的公開日應當在該申請的優先權日之前，才能認為說明書中記載了所述引證文件中的內容。因此，從該份美國臨時申請文件來看，由于其不符合《專利審查指南》（2010 版）第二部分第二章第2.2.3 節的規定，該申請說明書中沒有記載所述引證文件中的內容，即該申請說明書應當不包括該份臨時申請文件中所公開的內容。在實踐中，有些審查員也認為：如果引證文件是非專利文件或外國專利文件，并且該文件的公開日在該申請日之后，則視為說明書沒有引證該文件。值得注意的是，即便所引證的外國專利文件有中國同族專利文件，且該中國同族專利文件的公開日不晚于該申請的公開日，也視為說明書中沒有引證該外國專利文件，因為其中國同族專利文件的申請號或者公開號并未在原始說明書中提及。此外，申請日用中國同族專利文件替換外國專利文件作為引證文件的修改方式一般也不能被接受。

申請人不同意審查員的意見，提起了復審請求。

在復審決定中，專利復審委員會認為申請人以該份臨時申請文件為優先權文件提交了PCT 申請且進入中國，存在對應的中國發明專利申請，并于2011年6 月8 日公開。從時間來看，根據《專利審查指南》（2010 版）第二部分第二章第2.2.3 節的規定，引證的中國專利文件的公開日不能晚于該申請的公開日，這份對應的中國發明專利申請的公開日2011 年6 月8 日，早于該申請的公開日2012 年7 月25 日；從內容來看，無論是對應的中國發明專利申請還是其優先權文件，即美國臨時申請均在說明書的相同位置分別記載了該申請所涉及的化合物的制備和確認。因此，如果該申請說明書中引證了該份臨時申請文件的中國同族申請，則其符合《專利審查指南》（2010 版）第二部分第二章第2.2.3 節的規定，應當認為該申請說明書中記載了中國同族申請的內容。但是，由于中國同族申請是以PCT 申請的形式于2011 年1 月12 日進入中國國家階段，該時間晚于該申請的申請日2010年4 月9 日，因此在該申請的申請日撰寫該申請說明書時不可能知道美國臨時申請在中國的申請號，從而在該申請的說明書中不可能引證該中國專利申請，只能引證美國臨時申請的申請號。因此，這篇在背景技術中出現的文獻能夠作為引證文件，應當承認其公開內容的合法性。專利復審委員會正是基于上述觀點，撤銷了針對該申請的駁回決定。

我們認為專利復審委員會撤銷駁回決定的關鍵在于：上述申請中引證的美國臨時專利申請存在已經進入中國的對應的PCT 申請，并且PCT 申請的中國申請滿足以下兩個方面的要求。一方面，該中國申請在時間上滿足了《專利審查指南》（2010 版）中的相關規定，即“所引證的中國專利文件的公開日不能晚于本申請的公開日”。另一方面，作為引證基礎的美國臨時申請文件中的引證內容與中國專利同族申請中的內容存在一一對應的關系，即專利復審委員會認定“從內容來看，無論是中國同族申請還是其優先權文件，均在說明書的相同位置中分別記載了該申請所涉及的化合物的制備和確認”。因而，上述兩個方面對于該案中引證文件的合法性而言缺一不可。

同時，我們還注意到存在與上述情形形成對比的情形。亦即，存在作為優先權文件的美國臨時申請文件與相應的PCT 申請在內容上不一致的情形。例如，我們注意到這樣一種案例，其中進入中國階段的PCT申請也引用了一份美國臨時申請文件作為優先權文件，但是該美國臨時申請文件是一份科學性論文，其中既沒有權利要求，也沒有概括的技術方案，而僅僅記載了論文性質的實驗及相關結果。因此，該美國臨時申請在申請的撰寫方式和內容上與以此為優先權的PCT 申請完全不同，該美國臨時申請僅僅是記載了該PCT 申請的實施例部分的內容。在該案的申請過程中，審查員最終以該中國專利申請不能享有優先權，并且引用美國臨時申請文件為對比文件，以缺乏新穎性和創造性駁回了該申請。因為從內容來看，兩份專利申請記載的內容并不一一對應。在這種情況下，在一項中國專利申請引證了這類美國臨時申請文件時，即便要求該美國臨時申請文件的優先權的PCT 申請進入中國，并且該PCT 申請的中國同族申請在時間上滿足“引證的中國專利文件的公開日不能晚于本申請的公開日”，那么這種引證方式是否需要考慮兩份申請文件在內容上的一致性？從上面的案例，似乎我們可以得出結論：引證文件為美國臨時申請時，該引證文件與要求其優先權的PCT 申請及相應的中國同族申請在內容上可能存在不一致性。在考慮引證的合法性時，需要考慮引證文件與中國同族申請在內容上的一致性。我們認為考慮這點的思路在于：首先，要判斷引證文件是否與發明的技術方案是否息息相關。如果僅僅是背景技術部分中出現的與發明的公開不緊密相關的內容，則無需在內容在進一步考量一致性。也就是說，只有引證文件與發明的技術方案息息相關時，才需要考慮其與說明書公開充分的關系。其次，需要判斷引證的美國臨時申請文件中的內容是否存在于其中國同族申請中。倘若答案是肯定的，那么這項中國專利申請的引證方式也是合法的；相反，這項中國專利申請的引證方式便是不合法的。

由上我們似乎可以得出以下結論：對于引證外國專利申請作為引證文件的中國專利申請，該外國專利申請具有內容對應的中國同族專利申請，且該中國同族專利申請的公開日在該申請的公開日之前，則視為該中國專利申請引證了該中國同族專利申請，該中國同族專利申請公開的技術內容可以作為該申請說明書的一部分予以考慮。關于這一點，我們還需要觀察今后更多的案例進一步驗證。

三、結束語

專利制度是一種典型的以公開換取保護的機制。發明人獲得其對發明的專利權是以向社會公開其發明為代價的。作為引證文件，不管是針對背景技術還是針對發明內容的一部分，只要清楚地記載了該文件的出處，并且該文件符合專利法律法規中對引證文件的時間要求，可以承認其公開內容得到合法性。因為客觀上，一旦該申請文件公布之后，公眾就能很容易根據所引用的文件而獲知有關內容，并且認為說明書已經清楚地記載了相關內容。

由于設立引證文件的目的就是方便申請人撰寫申請文件，申請人撰寫申請文件時，通常會引用自己的申請。根據上文一例可知，對于引證外國專利文件的申請，倘若該外國專利文件的內容對于所述申請必不可少并且在時間上不滿足公開日在所述申請的申請日之前，那么應當確認是否存在以該外國專利文件為優先權的PCT 申請以及是否進入中國。在該PCT 申請進入中國的情況下，只要所述外國專利文件的中國同族申請在時間和內容上符合《專利審查指南》（2010版）的規定，亦即“中國同族申請的公開日不能晚于本申請的公開日”及中國同族申請與所述外國專利文件在內容上完全對應，那么申請人依然可以據此說明此種引證方式滿足公開充分的要求。同時，注意到并非所有此類作為優先權基礎的外國專利文件與其中國同族申請在內容上完全對應，對于發明的技術方案息息相關的內容，需要撰寫者在撰寫過程中確認引證的內容是否一致。

目前，《專利審查指南》（2010 版）在引證外國專利申請上要求其公開日應當在該申請的申請日之前，其初衷可能在于審查員在確認外國專利引證文件的內容時，無法確定當時那些在外國已經申請但是尚未公開的專利申請的公開內容。然而，隨著各國專利主管部門之間越來越緊密的合作，這一問題或將受益于這些合作而容易克服。

在當前的對引證文件的規定下，為了確保不出現引證方式不符合要求而可能出現的無效引證，撰寫者應當把所要引證的內容原原本本地寫入說明書。對于有可能涉及針對充分公開而言不可缺少的內容來說，建議還是本著穩妥起見把這些具體內容寫入說明書中。因為有時申請人可能不是很確定，或者即使申請人認為所引證內容對于充分公開而言并非不可缺少，但審查員可能會有不同的意見。這時避免公開不充分的風險和節約篇幅哪一個更重要，答案是不言自明的。

[1]王穎，王博，淺談“背景技術”中的引證文件［G］// 中華全國專利代理人協會. 提升知識產權服務能力 促進創新驅動發展戰略：2014 年中華全國專利代理人協會第五屆知識產權論壇優秀論文集. 北京：知識產權出版社，2014（3）：1-6.

本文曾發表于《專利代理》